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首页  »  恒都法律研究院  »  【恒都法研】给“天才之火”准确地添加“利益之油”——关于发明构思的把握

摘要: 第439期 编号:HDFYZSCQ2017439\x0a单位|恒都知识产权事业部\x0a作者|专利无效专业组 慕丹 高级公司制合伙人\x0a编者|恒都微信运营团队


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第439期  编号:HDFYZSCQ2017439

单位|恒都知识产权事业部

作者|专利无效专业组  慕丹  高级公司制合伙人

编者|恒都微信运营团队


确认和保护专利权益是整个专利制度得以正常运行的基础和核心之一。美国前总统有一句名言,即“专利制度是给天才之火添加利益之油”。在专利制度的运作过程中,必须努力确保“利益之油”能够有选择地添加在价有所值的“天才之火”上,才能更好地发挥专利制度促进技术创新的作用。为了确定“发明”是否属于价有所值的“天才之火”,通常首先需要确定发明人到底发明了什么,而这一过程离不开对发明构思的考量。何谓“发明构思”?——“发明构思”实质上就是发明人的一种技术改进思路。


【发明构思的意义所在】


准确把握发明构思的意义非凡,因为发明构思的理念应当贯穿一个专利的整个生命周期,从撰写申请文件开始,到申请过程、审查过程,到无效阶段、侵权阶段,无论是准确的撰写、还是对创造性的准确把握,以及对侵权案件中权利要求的准确解释和比对,都离不开对发明构思的准确把握。


以我们最常见的创造性为例,进行详细分析,把握发明构思的意义起码在于:


第一,确认发明构思有利于准确地理解发明的技术方案,并客观地辨别发明与现有技术之间的距离,而不会只执着于个别技术特征,失去整体判断能力;第二,确认发明构思能够准确地进行检索,检索是很多专利案件的重中之重,在阅读专利申请文件之后,确认发明构思并反映到检索要素的制订之中,能迅速找到密切相关的对比文件;第三,确认发明构思能够准确的选取最接近现有技术,基于这样的现有技术准确地确定区别特征和实际解决的技术问题,并且进一步的准确把握现有技术是否有足够的技术启示,从而得到正确的创造性结论。


各国专利局在运用专利制度来确认和保护专利权益的具体过程中,发明构思均一直处于重要地位。例如,在美国的专利体系中,发明构思是确定实际发明人和判断优先权是否成立时经常会用到的非常重要的概念,有观点指出,发明的试金石是构思,由此可见发明构思的重要性。在英国的专利法体系中,在创造性的具体判断过程中引入了“确定发明构思”的步骤,在发明人确定和单一性判断中也需要依据“发明构思”来进行判断。中国专利法和欧洲专利公约在单一性判断中也都引入了发明构思这一概念,即属于一项总的发明构思的多项发明具备单一性。


【发明构思的确定】


确定发明构思的过程,实质上就是依据申请文件所呈现的内容,从本领域技术人员的角度,尽可能地还原发明人形成发明的过程,从主观层面确认发明人到底发明了什么,发明对现有技术的贡献是什么。申请文件的主要作用是客观呈现发明的内容,发明内容的呈现过程也是发明构思的呈现过程。要清楚完整地呈现发明的构思,通常需要客观呈现发明的“来龙去脉”,即相关的背景技术、所要解决的技术问题、所采用的技术手段、最终实现的技术效果等多个方面。


专利申请文件作为解释权利要求的内部证据之一,其证明效力应当优于外部证据。因此在确定发明构思时,应当以原始申请文件为主。没有在原始申请文件中记载的内容,例如申请人在审查过程中的意见陈述、补充的证据材料或者专利权人在无效程序中有利于维持专利权有效的解释,其效力显然较弱。


权利要求书和说明书是专利申请文件的重要组成部分,两者分别承担不同的功能,在把握发明构思的过程中,该两者也要分别按照如下思路进行考量。


(一)说明书


《审查指南》规定了说明书应当涵盖技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式部分,并规定了各部分的撰写顺序。对于顺序的规定恰好反映了一项发明创造的产生过程,也就反映了这项发明的发明构思。


背景技术是一项发明创造的起点,为了改造背景技术存在的技术缺陷,发明者明确提出了其所要解决的技术问题,并在思维层面构建了解决这一技术问题的基本思路,预想了试图实现的技术效果。


技术问题、技术方案、技术效果被称之为“三要素”,在审查实践中被赋予了相对重要的地位,也是确定一项发明可专利性的重要考虑因素。在目前普遍存在的说明书撰写模式中,技术问题、技术方案、技术效果形式上存在于说明书的发明内容部分。发明内容部分设立的本意是要求撰写者以非常概要的形式披露发明所要解决的技术问题和该发明提出的解决方法,且应该提及该发明与现有技术相比所具有的优点;该部分内容应当能够体现问题-解决方法这一普遍的发明创造产生规律,是准确把握发明构思的重要依据。发明内容部分记载的技术问题、技术方案、技术效果,应当彼此关联,互相支撑,共同指向一个发明构思。发明构思不能被具象为技术问题、技术方案、技术效果抑或三者的组合,但是,本领域技术人员可以重点通过这三个要素来把握发明构思。


具体实施方式或最佳实施例是能够将发明者的技术构思具象化的具体、可操作的技术手段的集合,本领域技术人员对具体实施方式能够取得的技术效果的客观认定,可以对发明者预设的技术效果能否实现加以印证和鉴别。


(二)权利要求书


权利要求书最为重要的作用是界定权利保护范围的边界。提出专利申请时提交的权利要求书表达了申请人想要请求保护的范围,经审查授权的权利要求书成为专利纠纷调解和诉讼时判断是否侵权的法律性文件。然而,这并不意味着本领域技术人员不能从权利要求书中得到有助于把握发明构思,理解技术贡献的技术信息。


我国专利法实施细则规定了“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征”,一份符合上述规定的独立权利要求显然有助于更上位、更具针对性地整体理解发明或实用新型的技术方案,有利于准确把握解决技术问题不可缺少的核心技术手段,理解发明对于现有技术的技术贡献所在。欧专局审查指南也强调分析专利申请时应充分考虑权利要求书、说明书和附图的内容,以确定出发明的技术问题、产生其技术方案的发明构思、权利要求技术方案的必要技术特征,以及所取得的效果。


【发明构思在创造性判断中的应用】


创造性判断中,发明构思的应用主要在于:


第一,确认发明构思有利于准确地理解发明的技术方案,并客观地辨别发明与现有技术之间的距离,对方案进行整体把握;第二,确认发明构思能够准确地进行检索,检索是很多专利案件的重中之重,在阅读专利申请文件之后,确认发明构思并反映到检索要素的制订之中,能迅速找到密切相关的对比文件;第三,确认发明构思能够准确的选取最接近现有技术,基于这样的现有技术准确的确定区别特征和实际解决的技术问题,并且进一步的准确把握现有技术是否有足够的技术启示,从而得到正确的创造性结论。


重点强调一种情形。创造性的三步法判断中,需要对发明请求保护的技术方案(权利要求)进行技术特征上的拆分,目的在于方便对于技术方案的分解评判,但这并不符合技术研发的实际思路,因为研发人员显然不会以技术特征为单位,一步一步构建发明的技术方案,他们会更多地根据技术问题寻找解决手段,这样的技术手段往往是若干技术特征的集合,并最终形成一个解决技术问题的相对完整的产品或者方法。基于此,我们在创造性评判中,不仅要基于发明构思,合理拆分技术特征,还要准确比较得到区别技术特征,更重要的是要根据发明构思合理解读这些区别技术特征,明确它们在发明整体构思中的地位和作用,避免孤立、静止、片面地看待人为拆分的技术特征,造成评判上的偏差。


下面分享一个使用发明构思进行判断的案例。


【案例分享】


专利号为02804853.9的第14900号无效宣告请求审查决定认为,不应单独判断每一区别特征是否属于本领域的公知常识,而应当根据发明的技术方案进行整体分析把握,即需要从发明构思角度进行整体评判。


本案中,涉案专利请求保护一种灯用装饰性玻璃件,包括紧固机构(2),形成为一个单独的本体以及允许直接地与一个灯座(P)连接,上述紧固机构(2)包括一个螺纹(2a),形成在该玻璃件(1)的一个表面部分(la)的内侧面,所述灯用装饰性玻璃件包括一种硼硅酸盐,从而允许希望的加工。“最接近的现有技术”公开了一种球形灯罩(相当于灯用装饰件),连接有连接腹板11(相当于紧固机构),连接腹板11上的内螺纹10(相当于一个螺纹,形成在灯用装饰件的内侧面)与灯座的外螺纹9配合。可见,区别特征在于:灯用装饰件为硼硅酸盐玻璃、紧固机构为灯用装饰件的一体部分,即区别仅体现在装饰性材料的选择以及紧固机构与装饰件的连接关系上。


如果把着眼点局限于上述区别特征,而不整体考虑发明构思的话,我们就会根据“采用玻璃作为灯用装饰件材料”、“采用硼硅酸盐作为玻璃的原料”、“紧固机构与灯罩形成一体或是彼此连接且各自独立的部件”均属于本领域的常规选择,判断发明不具备创造性。


但是,如果根据本专利申请文件的记载,本领域技术人员在充分理解发明构思之后就可以认识到,本发明涉及一种一体的玻璃灯罩(灯用装饰性玻璃件),玻璃灯罩颈部(一体的紧固机构)内侧面上形成有内螺纹,用于直接拧在灯座上,采用硼硅酸盐玻璃是为了能够容易地在玻璃灯罩上形成内螺纹。因此,在明确发明构思后,本领域技术人员不会再孤立地看待上述区别特征,而能够想到选择硼硅酸盐玻璃作为灯罩材料并将紧固机构形成为灯罩一体部分,这是一个整体的技术方案,不能拆分为多个常用手段的组合,本发明的技术方案克服了现有技术中常规认为难以在玻璃灯罩上加工内螺纹的技术偏见,从而生产一种结构简单且可直接配合于灯座的玻璃灯罩,由此有利于正确评价发明的技术贡献。

 

【结语】


前文说到,准确把握发明构思的意义非凡,发明构思的理念应当贯穿一个专利的整个生命周期,从撰写申请文件开始,到申请过程、审查过程,到无效阶段、侵权阶段,无论是准确的撰写、还是对创造性的准确把握,以及对侵权案件中权利要求的准确解释和比对,都离不开对发明构思的准确把握。足见发明构思理念的重要性。


在实际运用中,要准确的确定发明的发明构思首先需要对发明进行整体考虑,而不应该只考虑发明的技术方案等某一个方面。在进行整体考虑的过程中,需要站在本领域技术人员的角度,在对相关的背景技术有所掌握的基础上进行,从发明人创造发明的起点,对发明所解决的技术问题、具体的技术方案,所产生的技术效果等方面进行综合的客观评价,基于申请文件本身的记载综合判断确定发明相对于现有技术有所贡献的内容,进而确定发明的发明构思。


在创造性评判中,发明构思贯穿整个三步法的始终。以上案例的启示为,不仅要基于发明构思合理拆分技术特征,还要准确比较得到区别特征,更重要的是要根据发明构思合理解读这些区别技术特征,明确它们在发明整体构思中的地位和作用,避免孤立、静止、片面地看待人为拆分的技术特征,造成评判上的偏差。

 


参考文献:

国家知识产权局学术委员会2014年度专项课题“创造性相关问题研究”的课题报告




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